Czy możliwe jest uzyskanie przez dane oznaczenie charakteru odróżniającego i jego rzeczywiste używanie w związku z używaniem złożonego znaku towarowego, którego jednym z elementów jest to oznaczenie? Czy jeśli oznaczenie to jest używane wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym to może ono samo w sobie nabrać charakteru odróżniającego i być rzeczywiście używane w obrocie w związku z długoletnim używaniem w obrocie całości? Na te pytania odpowiedzieć próbował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrując sprawę Colloseum Holding AG przeciwko Levi Strauss & Co. (nr. sprawy C‑12/12)
Zaistniały spór powstał w głównej mierze na tle problemów z interpretacją art. 15 rozporządzenia
z dnia rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej, jako Rozporządzenie 207/2009). Wskazuje on na kwalifikowane przypadki rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego. Pod jego pojęciem rozumie się również:
a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;
b) umieszczanie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu.
Na tle tak sformułowanych przepisów Rozporządzenia 207/2009 niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując skargę kasacyjną spółki Colloseum Holding AG powziął wątpliwość, czy znak towarowy, który stanowi część złożonego znaku towarowego i uzyskał charakter odróżniający jedynie w następstwie używania złożonego znaku towarowego, może być używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest jedynie złożony znak towarowy oraz, czy znak towarowy jest używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest wyłącznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki towarowe postrzegane są przez odbiorców jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto te oba znaki towarowe są zarejestrowane łącznie jako znak towarowy.
Wątpliwości Trybunału powstały w związku z powództwem, jaki wytoczyła spółka Levi Strauss przeciwko spółce Colloseum Holding AG w związku z wprowadzanymi do obrotu przez tą spółkę produktami odzieżowymi.
Spółka Levi Strauss jest właścicielem na terytorium Niemiec kilku znaków towarowych, a wśród nich słownego wspólnotowego znaku towarowego LEVI’S, zarejestrowanego między innymi dla odzieży i słowno‑graficznego znaku towarowego dla spodni, koszul, bluz, kurtek męskich, damskich i dziecięcych. Ten ostatni słowno-graficzny znak towarowy (dalej jako znak towarowy nr 1), który w czerwonym prostokątnym elemencie umieszczonym w górnej części lewego brzegu kieszeni zawiera element słowny „LEVI’S”, wygląda następująco:
Spółka Levi Strauss jest również właścicielem graficznego ‒ czerwonego i niebieskiego ‒ wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 10 lutego 2005 r. pod nr CTM 2 292 373 dla spodni. Zgodnie z opisem w rejestrze znaków stanowi on znak towarowy odzwierciedlający pozycję i składa się z czerwonej prostokątnej wszywki wykonanej z materiału tekstylnego i wszytej
u góry po lewej stronie tylnej kieszeni spodni, szortów i spódnic oraz wystającej ze szwu (dalej, jako znak towarowy nr 2). Wygląda on następująco:
Wpis do rejestru powyższego znaku towarowego zawiera klauzulę, zgodnie z którą właściciel zrzeka się jakiejkolwiek wyłączności w odniesieniu do kształtu i koloru samej kieszeni. Powyższy znak towarowy został zarejestrowany na podstawie uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, o której mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.
Z kolei spółka Colloseum prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży wierzchniej. W ramach tej działalności wprowadziła ona na rynek spodnie dżinsowe marek COLLOSEUM, S. MALIK oraz EURGIULIO. Na prawych tylnych kieszeniach tych spodni znajdują się czerwone prostokątne wszywki tekstylne wszyte w zewnętrzny prawy szew górnej części kieszeni, a na wszywkach tych widnieje nazwa danej marki lub nazwa „SM JEANS”. Tak oznaczone towary spotkały się z oprotestowaniem spółki Levi Strauss, która wniosła do właściwego sądu pozew
o ochronę przysługujących jej praw.
Kluczową kwestią w niniejszym postępowaniu dla uznania zasadności roszczeń powodowej spółki było, czy używanie przez spółkę Levi Strauss czerwonej prostokątnej wszywki tekstylnej przy sprzedaży spodni z napisem „LEVI’S” oznacza rzeczywiste używanie zarówno znaku towarowego nr 2, jak i słownego znaku towarowego LEVI’S, skoro połączenie tych dwóch znaków towarowych jest zarejestrowane także jako znak towarowy nr 1. Trybunał bowiem powziął wątpliwości, czy znak towarowy może zostać uznany za rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, w sytuacji gdy znak ten jest używany wyłącznie razem z innym znakiem towarowym,
a odbiorcy postrzegają te dwa znaki towarowe jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto oba znaki łącznie są zarejestrowane jako jeden znak towarowy. Tym samym dla całej sprawy stało się istotne, czy wymóg rzeczywistego używania, czyli używania w sposób pozwalający na utrzymanie praw przysługujących właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego w znaczeniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia 207/2009, jest spełniony, w przypadku gdy ów znak, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.
Odpowiadając ostatecznie na wyżej wskazane wątpliwości Trybunał stwierdził, iż wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako znak towarowy.
autor: Andrzej Przytuła
KONDRAT i Partnerzy
andrzej.przytula@kondrat.pl