W połączonych sprawach C‑344/10 i C‑345/10 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o zdolności odróżniającej szczególnego wyglądu powierzchni dwóch butelek (opakowań wina musującego) zgłoszonych jako wspólnotowe znaki towarowe. Okoliczności sporu przedstawiają się następująco.
W dniu 1 kwietnia 1996 r. spółka Freixenet SA (dalej jako Freixenet) z siedzibą w Sant Sadurní d’Anoia w Hiszpanii złożyła w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dwa zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych. W obu zgłoszeniach Freixenet wskazała, że zgłoszone znaki towarowe należą do kategorii znaków „inne” i polegają na sposobie prezentacji towaru. We wniosku o rejestrację znaków Freixenet rościła sobie prawo do koloru „złoty, matowy” i opisywała znak towarowy jako „białą, oszronioną butelkę, która, gdy wypełnia się winem, przyjmuje złoty, matowy kolor, jak gdyby była pokryta szronem”.
butelka w sprawie T‑109/08
Zgłoszenie drugiego ze wskazanych wzorów przedstawiało kształt butelki koloru „czarny matowy” i opisywało znak towarowy jako „czarną, matową, oszronioną butelkę”. Do zgłoszeń znaków towarowych załączono ponadto oświadczenie Freixenet, że „celem znaku towarowego nie jest uzyskanie prywatnej i wyłącznej ochrony w odniesieniu do kształtu butelki, lecz szczególnego wyglądu jej powierzchni”.
butelka w sprawie T‑110/08
Przedmiotowe znaki zostały zgłoszone w klasie 33 Porozumienia nicejskiego w sprawie międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., tj. dla „wina musującego”.
Decyzjami z dnia 29 listopada 2000 r. ekspert OHIM oddalił wnioski o rejestrację znaków towarowych z tym uzasadnieniem, że rozpatrywane znaki towarowe były pozbawione charakteru odróżniającego, a przedstawione przez Freixenet dowody nie pozwalały na stwierdzenie istnienia charakteru odróżniającego tych znaków w następstwie jego używania (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). OHIM wskazał tutaj na odpowiednie regulacje rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1, dalej jako rozporządzenia nr 40/94), w tym na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zgodnie z którym nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, oraz art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, zgodnie z którym bezwzględna podstawa odmowy określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie rejestracji danego znaku, jeżeli w następstwie używania ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów, dla których występuje się o rejestrację.
Decyzjami z dnia 11 lutego 2004 r., wydanymi w sprawach R 97/2001‑4 i R 104/2001‑4, Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołania złożone przez Freixenet od decyzji OHIM.
Decyzje te zostały podtrzymane przez Sąd Unii Europejskiej w sprawach T‑109/08 oraz w sprawie T‑110/08. Skarżący wniósł o uchylenie powyższych wyroków do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako Trybunał).
W uzasadnieniu wydanego wyroku Trybunał wskazał, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż:
– odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw,
– charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców.
Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych, które stanowi wygląd samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków. Przy stosowaniu tych kryteriów należy uwzględnić okoliczność, że sposób postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada samemu wyglądowi zewnętrznemu towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. W braku bowiem elementów graficznych lub tekstowych przeciętny konsument nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego w przypadku znaku trójwymiarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego. W związku z tym Trybunał uznał, że tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Dalej Trybunał określił, że orzecznictwo dotyczące trójwymiarowych znaków towarowych odpowiadających wyglądowi samego towaru lub opakowaniu towarów, takich jak płyny, które są w obrocie handlowym, opakowywane ze względów związanych z samym charakterem towarów znajduje zastosowanie także wówczas, gdy – jak w niniejszej sprawie – zgłoszony znak towarowy jest „innym” znakiem towarowym będącym szczególnym wyglądem powierzchni opakowania płynnego towaru. Również, bowiem w takim przypadku znaku towarowego nie stanowi oznaczenie niemające związku z wyglądem koniecznego opakowania oznaczonych nim towarów. Dalej Trybunał zarzucił Sądowi Unii Europejskiej, że ten nie zastosował się do w.w. tez wynikających z orzecznictwa przy ocenie niniejszego przypadku. Sąd zamiast bowiem badać, czy znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, odbiegały w znaczącym stopniu od normy lub zwyczajów branżowych, ograniczył się do stwierdzenia w sposób ogólny, że ponieważ nie sprzedaje się butelki bez etykiety, czy bez równoważnej jej wzmianki, to tylko ten element słowny pozwala na ustalenie pochodzenia danego wina musującego, a tym samym kolor i matowanie szkła butelki nie mogą „funkcjonować jako znak towarowy” dla wina musującego, jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, gdy nie są użyte w połączeniu z elementem słownym. Ocena taka, zdaniem Trybunału, systemowo prowadzi do wykluczenia z ochrony, jaka mogłaby zostać przyznana na podstawie rozporządzenia nr 40/94 znakom towarowym, polegającym na wyglądzie konfekcjonowania towaru, który sam nie zawiera napisu lub elementu słownego.
W związku z powyższym Trybunał orzekł, że Sąd dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i uchylił wydane wcześniej wyroki w tej sprawie i unieważnił sporne decyzje oparte na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zdaniem Trybunału OHIM dopuścił się naruszenia prawa uznając, że „nie zewnętrzny wygląd pełni funkcję znaku towarowego, lecz etykieta” i nie zbadał w rezultacie, czy znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, odbiegały w tak znaczącym stopniu od normy lub zwyczajów branżowych, że miały charakter odróżniający.
Najistotniejsze tezy orzeczenia:
1. Tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Orzecznictwo to, które dotyczy trójwymiarowych znaków towarowych odpowiadających wyglądowi samego towaru lub opakowaniu towarów, takich jak płyny, które są w obrocie handlowym, opakowywane ze względów związanych z samym charakterem towarów (wyrok w sprawie Deutsche SiSi‑Werke; wyrok w sprawie Henkel) znajduje zastosowanie także wówczas, gdy – jak w niniejszej sprawie – zgłoszony znak towarowy jest „innym” znakiem towarowym będącym szczególnym wyglądem powierzchni opakowania płynnego towaru.
2. Sąd zamiast badać, czy znaki towarowe, o których rejestrację wnoszono, odbiegały w znaczącym stopniu od normy lub zwyczajów branżowych, Sąd ograniczył się do stwierdzenia w sposób ogólny, że ponieważ nie sprzedaje się butelki bez etykiety czy bez równoważnej jej wzmianki, to tylko ten element słowny pozwala na ustalenie pochodzenia danego wina musującego, a tym samym kolor i matowanie szkła butelki nie mogą „funkcjonować jako znak towarowy” dla wina musującego, jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, gdy nie są użyte w połączeniu z elementem słownym. Taka ocena systemowo prowadzi do wykluczenia z ochrony, jaka mogłaby zostać przyznana na podstawie rozporządzenia nr 40/94 znakom towarowym, polegającym na wyglądzie konfekcjonowania towaru, który sam nie zawiera napisu lub elementu słownego. Z tego wynika, że Sąd dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
autor: Andrzej Przytuła
KONDRAT i Partnerzy
andrzej.przytula@kondrat.pl