Nie ulega wątpliwości, że firma Apple należy do grona rynkowych potentatów, a jej znaki towarowe cieszą się nie tylko powszechną znajomością, ale również renomą. Według badań magazynu Forbes z 2014 roku – Apple po raz kolejny została uznana za najsilniejszą markę na rynku. Firmę tę charakteryzuje dynamiczny rozwój, który sprawia, iż Apple wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów, tym samym stając się prekursorem w dziedzinie nowoczesnych technologii.
Dla właścicieli renomowanych znaków towarowych, charakterystyczne jest to, iż dokładają oni szczególnych, zintensyfikowanych starań, aby chronić swoją markę. Jednak nie zawsze inicjatywy podejmowane przez globalnego giganta, jakim jest firma Apple spotykają się z pozytywnym odbiorem.
United States Patent and Trademark Office zarejestrował 10 listopada 2010 roku trójwymiarowy znak towarowy należący do firmy Apple – w odniesieniu do usług z klasy 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego tj. usługi handlu detalicznego odnoszącego się do: komputerów, oprogramowań komputerowych, telefonów przenośnych, urządzeń peryferyjnych, elektroniki użytkowej, akcesoriów oraz pokazów towarów). Znak ten odnosił się do wystroju przestrzeni stacjonarnego sklepu. Na potrzeby procedury rejestracyjnej zgłaszający przedłożył rysunek znaku towarowego. Prezentuje się on w następujący sposób:
[źródło: http://www.wipo.int./romarin/ nr IR: 1060321]
Po zarejestrowaniu przestrzennego znaku towarowego – Apple podjęła starania mające na celu rozszerzenie terytorialne ochrony niniejszego znaku. Procedura uwzględniania wniosku o rozszerzenie terytorialnej ochrony charakteryzowała się dychotomią, bowiem niektóre Państwa (w tym Polska) zaakceptowały go, jednak w innych częściach świata spotkała się ona z silną dezaprobatą. Głównym oponentem były Niemcy.
Dnia 24 stycznia 2013 roku niemiecki urząd patentowy (dalej: DPMA) odmówił udzielenia ochrony temu znakowi na terytorium Niemiec, ponieważ w jego opinii: przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedaży towarów przedsiębiorstwa nie jest niczym innym niż przedstawieniem istotnego aspektu działalności handlowej owego przedsiębiorstwa. DPMA podniósł również zarzut, że co prawda zagospodarowanie przestrzenne może być dla konsumenta pewną wskazówką co do kategorii cenowej i wartości towarów, to jednak zagospodarowanie nie stanowi informacji o źródle pochodzenia towarów. Zgodnie ze stanowiskiem DPMA powierzchnia sprzedażowa sklepu Apple nie odróżnia się w sposób dostateczny od sklepów innych dostawców produktów elektronicznych.
Właściciel znaku towarowego wniósł skargę od tej decyzji do Bundespatentgericht (Federalny Sąd Patentowy). Sąd ten uznał, że: zagospodarowanie przedstawione przez trójwymiarowe oznaczenie posiada cechy szczególne, które odróżniają je od zwykłego zagospodarowania powierzchni sprzedażowych w tym sektorze gospodarki. Jednakże Bundespatentgericht zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z następującymi pytaniami prejudycjalnymi.
- „Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że ochrona w odniesieniu do »opakowania towaru« może obejmować również oprawę stanowiącą ucieleśnienie usługi [przedstawienie materializujące usługę]?
- Czy art. 2 i [art. ]3 ust. 1 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie mające postać oprawy stanowiącej ucieleśnienie usługi [przedstawienia materializującego usługę] może zostać zarejestrowane jako znak towarowy?
- Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że wymóg możliwości przedstawienia w formie graficznej jest spełniony wyłącznie poprzez przedstawienie w formie rysunków [przez zwykły rysunek] bądź za pomocą uzupełnień takich jak opis opakowania [oprawy] [opis przedstawienia] lub bezwzględnych wielkości [rozmiarów] podanych w metrach lub względnych wielkości [rozmiarów] z oznaczeniem proporcji?
- Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że zakres ochrony przyznanej przez znak usługi detalicznej [znak towarowy dla usługi handlu detalicznego] obejmuje również towary produkowane przez samego sprzedawcę detalicznego?” .
W swym orzeczeniu z dnia 10 lipca 2014 r. TSUE wskazał przesłanki zawarte w art. 2 dyrektywy 2008/95, które przedmiot zgłoszenia musi spełniać, aby mógł zostać uznany za znak towarowy:
- przedmiot ten musi stanowić oznaczenie;
- oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej;
- oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
Jak wskazał Trybunał na mocy art. 2 wspomnianej wyżej dyrektywy rysunki bez dwuznaczności zaliczane są do oznaczeń dające się przedstawić w formie graficznej. W oparciu o to Trybunał skonstatował, że oznaczenie przedstawione w postępowaniu głównym może stanowić znak towarowy pod warunkiem, że umożliwia odróżnienie towarów lub usług Apple od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Zdaniem Trybunału nie ma większego znaczenia, że rysunek jest pozbawiony wskazówek co do rozmiaru i proporcji powierzchni sprzedażowej. Trybunał zwrócił uwagę na fakt, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej może pozwolić zidentyfikować towary lub usługi – w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację – jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest jednak, to aby takie zagospodarowanie w sposób znaczący obiegało od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki.
W przedmiocie odróżniającego charakteru znaku towarowego Trybunał podniósł, iż należy go oceniać in concreto w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, a po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który tworzą przeciętni, właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni konsumenci tych towarów i usług.
Mając na uwadze to, iż Apple zgłosiła swój przestrzenny znak towarowy dla określonych usług, a nie towarów – TSUE orzekł, że oznaczenie przedstawiające zagospodarowanie sztandarowych sklepów producenta towarów może zostać ważnie zarejestrowane nie tylko w odniesieniu do owych towarów, lecz także w odniesieniu do usług – w wypadku gdy owe świadczenia nie stanowią integralnej części wprowadzania do obrotu wspomnianych towarów. Apple w swoim zgłoszeniu wskazał na świadczenie, których istotę stanowiła prezentacja wystawionych w sklepach towarów podczas szkoleń. Zdaniem TSUE tego typu świadczenie może samo w sobie stanowić odpłatne świadczenie opatrzone mianem „usługi”.
Na podstawie analizy niniejszego studium przypadku oraz stanowiska TSUE należy wyciągnąć wnioski, iż zaprezentowanie w formie rysunku powierzchni sprzedażowej towarów może stanowić znak towarowy w odniesieniu do usług świadczonych w związku z tymi towarami, ale tylko w odniesieniu do usług niestanowiących integralnej części ich wprowadzenia do obrotu. Warunkiem skutecznej rejestracji jest również to, aby przedstawienie to umożliwiło odróżnienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw. Trybunał wskazał także na fakt, iż rejestracja uzależniona jest od spełnienia przesłanek rejestracyjnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. W omawianym przypadku Trybunał zauważył, że dyrektywa 2008/95 nie wyklucza rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do usług związanych z towarami zgłaszającego.
Sprawa, która stałą się przedmiotem powyższej analizy jest dowodem na to, że firma Apple nie tylko wyznacza technologiczne trendy i stwarza indywidualną politykę rozwoju, ale jest również przykładem tego, jak mimo trudności można i należy dbać o ochronę swojej marki.
Autorzy:
Andrzej Przytuła – Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, andrzej.przytula@kondrat.pl
Marta Pomykaj – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
źródło zdjęcia: www.sxc.hu