Polpharma SA obroniła znak farmaceutyczny przed znaną marką.

W kwietniu przed Wojewódzki Sąd Administracyjny trafiła sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP przyznającą prawo ochronne na znak towarowy ANTI-SPA na rzecz Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. Ten towarowy znak słowny zarejestrowano w klasie 5. Skarżący( Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara R.T. z Węgier) uprawniony do znaku towarowego NO SPA wcześniej zarejestrowanego w klasie 5 oponował decyzję Urzędu na podstawie art. 246 w związku z art. 132 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy prawo własności przemysłowej zwracając szczególną uwagę na markę, renomę i powszechną znajomość swojego znaku na skutek wieloletniej obecności na rynku. W mniemaniu skarżącego zachodzi konfuzja między znakami NO SPA i ANTI SPA, ponieważ przeznaczone są dla tej samej grupy potencjalnych konsumentów, mają identyczny charakter, dystrybuowane są tymi samymi kanałami oraz są sprzedawane bez recepty. Węgierski oponent zauważył, że nazwa ANTI SPA może sugerować odbiorcom pochodzenie towaru z grupy NO SPA wskazując na znaczne nakłady finansowe czynnej i skutecznej kampanii reklamowej.

Niesłuszność i bezpodstawność sprzeciwu uprawniony do znaku ANTI SPA wykazał na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., twierdząc, iż między dyskusyjnymi znakami zachodzi jedynie podobieństwo (nie identyczność), ponieważ znaki są krótkie, płynne, fantazyjne, nie mają żadnego znaczenia i przez to są bez trudu zapamiętywane. Firma POLPHARMA S.A. zaznaczyła, że aby zastosować art. 132 ust 2 pkt3 p.w.p. trzy przesłanki muszą być spełnione są łącznie: identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, renoma znaku z wcześniejszym pierwszeństwem oraz szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku z wcześniejszym pierwszeństwem lub uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści, a nie są one spełnione w tym przypadku. Wykluczona jest zatem możliwość powoływania się na ten przepis.

Podczas rozprawy administracyjnej sprzeciwiająca się podtrzymała stanowisko wnosząc o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego dla ANTI SPA oraz powołując się na wypracowaną renomę i koncepcyjne podobieństwo spornych znaków. Uprawniony wniósł
o oddalenie sprzeciwu wskazując na szereg znaków posiadających aluzyjny element SPA
w swych oznaczeniach, zaznaczając, że odniesiono się jedynie do tej części znaku, ponieważ tylko ta jest wspólna dla dyskusyjnych znaków. POLPHARMA wskazywała też , że przed 2003 r. znak NO-SPA nie był znany.

Urząd uznał, że zgodnie z orzecznictwem znaki powinny być oceniane całościowo, zatem argument powtarzalności danego elementu (SPA) nie tworzy ryzyka wprowadzenia
w błąd konsumenta. Ponadto wskazano, że element SPA nie jest dominujący, ponieważ występuje on w szeregu produktów farmaceutycznych. Na tej podstawie uznano, że nie należy stwierdzać podobieństwa na podstawie powszechnie stosowanego prefiksu lub sufiksu nie mającego konkretnego znaczenia dla odbiorcy.

W decyzji zwrócono także uwagę na klasę zarejestrowanych produktów, które należą do przemysłu farmaceutycznego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że charakterystycznym dla tego rynku jest występowanie znaków towarowych sugerujących nieco skład tych leków. Celem tego działania jest ułatwienie zapamiętywania nazw leków przez środowisko medyczne (lekarzy, farmaceutów), które posługuje się przeważnie nazwami substancji czynnych znajdujących się w składzie leków.

W tym sporze powoływano się na orzecznictwo, m.in. wyrok ETS w sprawie SABEL BV i Puma AG ( sygn. C-251/95), który mówi o wspominanej już konieczności całościowej oceny oznaczeń znaków towarowych i uwzględnieniu wszystkich czynników ważnych dla danej sprawy, nie oceniając ich fragmentarycznie czy też kontekstowo. Zgodnie z linią orzecznictwa ewentualność wprowadzenia w błąd istnieje jeśli odbiorcy mogą pomylić dane towary lub usługi oznaczone znakami towarowymi pochodzące z tego samego przedsiębiorstwa lub powiązanych gospodarczo. W odniesieniu do tego Urząd nie zauważał takiej zależności między ANTI-SPA i NO-SPA , tzn. sporny znak ANTI-SPA nie ma podstaw być postrzegany przez konsumentów jako kolejny produkt z linii znaku NO-SPA. Różnice wizualne i fonetyczne między porównywanymi znakami niwelują możliwość wprowadzenia w błąd konsumenta.

WSA odniósł się do treści art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. zaznaczając, że muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki, żeby rejestracja znaku stała się niedopuszczalna. Są nimi: rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju; podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa; podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. Kwestie podobieństwa trzeba oceniać w odniesieniu do ewentualności wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, czyli ryzyko hipotetycznego błędu popełnione przez konsumenta staje się wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń.

WSA uznał, że kolizyjne znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania produktów farmaceutycznych i są to towary identyczne. Konsekwencją ustalonej identyczności jest konieczność oceny podobieństwa znaków na gruncie fonetycznym, wizualnym i znaczeniowym. Zaznaczono, że w ocenie podobieństwa fonetycznego znaczenie ma ilość sylab, brzmienie i akcent. Z kolei wizualna ocena kładzie nacisk na liczbę słów/liter, liczbę słów /liter identycznych, kształt, układ i kolor.

Sąd zgodził się z organem, że krąg odbiorców kontrastowanych towarów to zwykli konsumenci (pacjenci), którzy zwykle nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny, ale – zdaniem sądu – nawet przy złym stanie zdrowia podejmują przytomne i racjonalne decyzje, a ścisłe środowisko medyczne tym bardziej. Specjaliści medyczni wykazują zwiększony stopień uwagi przy zakupie produktów farmaceutycznych ze względu na odpowiedzialność za zdrowie pacjentów i w oparciu o swoją wiedzę, zaś zwykli odbiorcy ze względu na to, że kupowany produkt jest towarem, który będzie miał skutki dla ich zdrowia.

Sąd zaznaczył, że podobieństwo znaków nie można opierać wyłącznie na tożsamej części oznaczeń, ponieważ musi występować inny wspólny element słowny lub graficzny zbliżający znaki do siebie. W przypadku braku tego elementu nie można uznać znaków za podobne tym bardziej
w przemyśle farmaceutycznym, gdzie popularne i możliwe jest występowanie znaków towarowych, tzw. sugerujących lub aluzyjnych, które pośrednio wskazują informację o przeznaczeniu leków.

WSA przystał przy stanowisku, że dwa fantazyjne znaki widziane całościowo nie pozwalają przypisać semantycznego podobieństwa, co postulowała skarżąca, bo przedrostki ANTI i NO są odmienne. Sąd przychylił się też do uznanego przez organ stwierdzenia, iż znaki nie będą wprowadzały w błąd rozważnych konsumentów, a taki ich model, jak już powyżej wskazywano, ukształtował się w europejskim orzecznictwie.

Sąd wskazał, że nawet gdyby uznać przedrostki za elementy mające znaczenie w języku angielskim i łacinie, to i tak w sposób oczywisty różnią się powodując tym samym wyraźne, czytelne, zupełnie antagonistyczne brzmienie. Natomiast na gruncie wizualnym sporne znaki znacząco różnią się budową. Odniesiono się też do doktrynalnych poglądów, które głoszą, że w znakach krótkich, składających się maksymalnie z pięciu liter wystarczy jedna litera by wykluczyć podobieństwo.
Zaś w znakach średniej długości (do 8 liter) niezbędna jest różnica dwóch liter. Ma to sens przy badaniu wizualnej płaszczyzny znaków.

Ciężar udowodnienia renomy znaku wcześniejszego ciąży na podmiocie skarżącym. W tym kontekście, dla rozwiania wszelkich wątpliwości, odniesiono się do zasady prawdy obiektywnej z art. 7 k.p.a., gdzie mowa o obowiązku organu do podejmowania kroków w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy, poprzez zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego. WSA zaznaczył jednak, że w postępowaniu przed Urzędem zadaniem poszukiwania dowodów ciąży głównie na stronie postępowania. Stąd to na niej ciąży obowiązek wskazania dowodów uzasadniających przypisanie renomy jej znakowi towarowemu.

autor: Joanna Scholz

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

joanna.scholz@kondrat.pl