Producent wyrobów tytoniowych nie może wskazywać, że palenie jest przyjemne – problem opisowości znaku

Ostatnimi czasy Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) coraz bardziej rygorystycznie zaczął podchodzić do badania znaków słownych i słowno-graficznych, którym często odmawiana jest ochrona ze względu na brak charakteru odróżniającego. Najnowszym przykładem tej praktyki Urzędu jest odmowa rejestracji zgłoszonego unijnie oznaczenia słowno-graficznego „Tasty Puff”, m.in. dla wyrobów tytoniowych („Tasty Puff” z ang. „smakowity/smaczny dymek”). Zgłoszony znak składa się z wyrażenia „Tasty Puff” pisanego czarną fantazyjną czcionką oraz czarnych kleksów:

/Reprezentacja znaku pochodzi z bazy EUIPO/

Jednym z warunków uzyskania rejestracji znaku jest posiadanie przez niego zdolności odróżniającej. Innymi słowy, znak musi być zdolny do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Znak nie jest uważany za posiadający charakter odróżniający, jeżeli składa się wyłącznie z elementów opisujących oznaczane towary i usługi. Zasady te mają uniemożliwić monopolizację przez jednego przedsiębiorcę oznaczenia, które jest czysto opisowe i powszechnie używane.

Na powyższej podstawie Sąd UE odmówił rejestracji znaku „Tasty Puff” w klasie 34 (tytoń i produkty tytoniowe, artykuły do użytku z tytoniem) – wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Michał Wieromiejczyk v. EUIPO T-64/16. Sąd stwierdził, że znak jest opisowy i w związku z tym nie ma charakteru odróżniającego. Dodatkowe elementy: fantazyjna czcionka oraz czarne kropki nie są wystarczające, by odróżnić oznaczenie od zwykłego znaku słownego. Co więcej, zaokrąglona czcionka i kropki mogą być łatwo skojarzone z kłębkami dymu. Natomiast słowa „Tasty Puff” będą rozumiane jako „smakowite palenie”. Wyrażenie to będzie zatem w całości w odniesieniu do wyrobów tytoniowych i akcesoriów dla palaczy lub ich substytutów rozumiane jako „dym, zaciągnięcie czy palenie o dobrym smaku”. Jeżeli chodzi o rozpatrywane towary, właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia uzna, iż słowa „Tasty Puff” odnoszą się do szczególnej cechy lub właściwości tych towarów, a mianowicie do ich wybornego smaku lub aromatu czy też, w przypadku artykułów do użytku z tytoniem, do ich zdolności wytworzenia takiego smaku przy wdychaniu tytoniu lub jego substytutów.

Od wyroku Sądu UE, zgłaszającemu przysługuje odwołanie.

Co do zasady, opisowe oznaczenia słowne mogą uzyskać rejestrację, jeżeli posiadają dodatkowo elementy słowne lub graficzne, które nadają im charakter odróżniający. W ostatnich latach jednak dodanie grafiki nie gwarantuje, że znak pomyślnie przejdzie proces rejestracji. Dodatkowy element musi dodawać charakteru fantazyjnego, by znak nie był całościowo uznany za opisowy.

W październiku 2015 r., został opublikowany Program konwergencji EUIPO, którego celem  jest zwiększenie pewności prawa, jego przejrzystości i przewidywalności wśród państw członkowskich UE. Określa on m.in. kilka elementów graficznych i słownych, których dodanie do oznaczeń opisowych nie nadaje im charakteru odróżniającego, np. standardowa czcionka, dodanie tylko jednego koloru, dodawanie symboli powszechnie używanych w obrocie, czy zastosowanie prostych kształtów geometrycznych.

Należy pamiętać jednak, że znak może w wyniku długotrwałego używania nabyć wtórną zdolność odróżniającą, nawet jeżeli składa się z elementów czysto opisowych. Jednakże, by uzyskać rejestrację takiego oznaczenia, konieczne będzie wykazanie długotrwałego używania znaku w taki sposób, że konsumenci odbierają go jako wskazanie na pochodzenie towarów i usług, a nie jako ich opis. Można to zrobić np. poprzez wykazanie udziału w rynku marki, czy też poprzez wykazanie natężenia, czasu oraz zasięgu używania znaku.

Ocena opisowości znaku może często być subiektywnym odczuciem, dlatego ciężko jest przewidzieć, czy Urząd pozwoli na rejestrację zgłoszonego znaku, czy też jej odmówi ze względu na brak zdolności odróżniającej.


Autor: Justyna Witek,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Holler Box