Renoma znaków HUGO BOSS nie dla papierosów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2008 r., po rozpatrzeniu skargi firmy Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy BOSS nr R-142171, uchylił zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Sporny znak słowny BOSS (R-142171), został zgłoszony dnia 19 maja 1999 r., przez Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH dla towarów zawartych w klasie 14: przyborów dla palaczy oraz tych zawartych w klasie 34: tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy, zapałek, a w dniu 31 stycznia 2003 r. UP wydał decyzję o jego rejestracji. Następnie, w 2004 roku firma Hugo Boss skierowała do organu wniosek o unieważnienie powyższego prawa ochronnego, uzasadniając go naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. W toku postępowania Skarżący powołał się na przysługujący mu interes prawny wynikający z naruszenia przez rejestrację znaku R-142171, wcześniej nabytych praw do firmy oraz praw z rejestracji m. in. znaków:
– słownego BOSS (R-66417), zarejestrowanego dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25 oraz 28;
– słownego HUGO BOSS (R-66418) zarejestrowanego dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25, 28, 34;
– słowno-graficznego BOSS HUGO BOSS (IR-584899), zarejestrowanego dla towarów w klasie 34;
– słowno-graficznego BOSS (IR-606620) zarejestrowanego dla towarów w klasie 34.

W swoim wniosku Skarżący argumentował, że wszystkie powyższe znaki towarowe są znakami renomowanymi, a ponadto posiadają charakter notoryjny, czego dowód miały stanowić: przedłożone zestawienie dochodów ze sprzedaży towarów ze znakiem BOSS, faktury wydatków na reklamę i sprzedaż towarów z powyższym oznaczeniem oraz wyniki badań opinii publicznej w Czechach i w Niemczech. Ponadto, firma Hugo Boss podniosła, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w czasie trwania okresu karencji, a następnie wskazała, iż zarówno oznaczenia składające się na przeciwstawione znaki towarowe, jak i towary, do których oznaczania znaki te zostały zarejestrowane, są do siebie podobne. Podkreśliła, że zapalniczki i papierosy są kojarzone przez konsumentów w sposób łączny oraz, że zapalniczki należałoby uznać za towar komplementarny wobec papierosów. Z kolei w odniesieniu do podobieństwa obu oznaczeń, wskazała na podobieństwo ich głównych elementów odróżniających oraz podobieństwo znaków wywoływane przez całościowe wrażenie wynikające z oceny płaszczyzny wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Co więcej, Skarżący wskazał, że sporny znak towarowy zawiera nazwę przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszych rejestracji, co stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i majątkowych, a także wpływa na wzmocnienie znaków, co skutkować powinno przyznaniu im szczególnej ochrony prawnej.

Reemtsma Cigarettenfabriken zakwestionowała zarzuty podniesione w powyższym wniosku, w szczególności brak interesu prawnego Skarżącego, brak podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń oraz brak podobieństwa towarów, dla których zostały zarejestrowane i kanałów ich dystrybucji. W jego ocenie przedstawione przez Skarżącego dowody nie udowadniają ani powszechnej znajomości jego znaków towarowych ani ich renomy, powinny one bowiem pochodzić z Polski i być sporządzone na datę sprzeciwu. Uprawniony podkreślił też, iż powołane przez Skarżącego znaki towarowe, uległy wygaszeniu z powodu nieużywania na wniosek uprawnionego ze spornego prawa.
W swojej decyzji z października 2007 r. Kolegium UP orzekło o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy BOSS (R-142171) dla towarów zawartych w klasie 14 (przybory dla palaczy), a w pozostałej części wniosek został oddalony.
Organ podzielił m. in. argumenty Skarżącego co do podobieństwa obu oznaczeń, a także te dotyczące podobieństwa towarów zawartych w klasie 14; nie zalazł z kolei uzasadnienia dla przyjęcia podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34.

W wyniku rozpatrzenia skargi firmy Hugo Boss, WSA uchylił swoim wyrokiem zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd zarzucił UP przeprowadzenie jedynie niepełnej oceny jednorodzajowości towarów, dla oznaczania których przeznaczone zostały oba znaki towarowe, wskazując, m. in. że nie dokonał on oceny podobieństwa przyborów dla palaczy i zapalniczek oraz nie zbadał czy zapalniczki można zaliczyć do przyborów dla palaczy, a w rezultacie czy występuje między tymi towarami podobieństwo. Z tego względu, uznał stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej decyzji za przedwczesne i nieobejmujące wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Analogiczne zarzuty WSA dotyczyły dokonanej przez organ oceny podobieństwa samych oznaczeń, która uznana została za niepełną, powierzchowną i niewyczerpującą, m. in. gdyż organ nie rozważył graficznej formy znaków towarowych Skarżącego BOSS HUGO BOSS, w której element BOSS został mocno wyeksponowany, nie odniósł się do faktu, że w znakach tych słowo BOSS zostało powtórzone oraz nie określił roli i znaczenia pierwszego elementu znaku BOSS. Sąd podniósł również, że UP nie przeprowadził analizy funkcjonowania znaków w warunkach obrotu na danym rynku, a także nie odniósł go do przeciętnego odbiorcy, co należałoby uznać za mające szczególnie istotne znaczenie na gruncie rozpoznawanej sprawy, w której mamy do czynienia z grupą znaków, wykorzystujących te same elementy w innych konfiguracjach.
Kolegium UP w dniu 28 października 2011 r. podjęło decyzję o unieważnieniu prawa ochronnego na znak BOSS (R-142171), przychylając się do wniosku firmy Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG. Organ przyjął za podstawę decyzji podobieństwo konfuzyjne ze znakami towarowymi zawierającymi element BOSS, do których uprawniony jest Wnioskodawca, a które obejmują swoją ochroną także zapalniczki. Ponownie potwierdzona została identyczność towarów, w odniesieniu do przyborów dla palaczy ze spornego znaku i zapalniczek ze znaków przeciwstawionych, a także ponownie uznano komplementarność papierosów i wyrobów tytoniowych, dla oznaczania których przeznaczony był sporny znak, z zapalniczkami. Odnosząc się do kwestii renomy znaków Wnioskodawcy z elementem BOSS, organ stwierdził, że została ona potwierdzona zwłaszcza w zakresie odzieży, lecz jednocześnie uznał, że renomy tej nie można przenieść na papierosy, co oznacza, iż sporny znak nie czerpał korzyści z renomy w powyższym zakresie. Z tego powodu Kolegium nie uwzględniło zarzutu naruszenia renomy przy unieważnieniu prawa ochronnego na sporny znak R-142171, firmy Reemtsma Cigarettenfabriken.
Postępowanie w sprawie wniosku firmy Hugo Boss Ag zostało umorzone przez Kolegium UP jako już bezprzedmiotowe. Na obie decyzje przysługuje skarga do WSA.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl


 

Holler Box