Termin COOL w znakach towarowych

W marcu 2011r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego odpowiadało na pytanie dotyczące oznaczenia „cool” występującego w znakach towarowych. Problematycznymi oznaczeniami były: COOL RIVER i COOL WATER. Pierwszy ze znaków towarowych należy do wnioskodawcy – Firmy Handlowej A&S Parfume Factory Marek Asenkowicz z Katowic, drugi do firmy Zino Davidoff S.A. ze Szwajcarii.

Znak COOL RIVER legitymuje się numerem prawa ochronnego R-205208 otrzymanym 15 maja 2008r. na towary w klasie 3. To właśnie temu oznaczeniu zarzucano łudzące podobieństwo do wcześniej zarejestrowanego w Polsce znaku towarowego COOL WATER(IR-615313), (CTM 001524545) i COOL WATER (IR-761286). W sprzeciwie odniesiono się do kwestii złej wiary i renomy znaku wnioskodawcy oraz rzekomego bazowania na tej renomie przez uprawnionego.

Uprawniony do znaku COOL RIVER wskazał, że jedynie pierwszy wyraz kontrastowanych znaków jest taki sam, ale nie jest elementem wiodącym dla towarów w klasie 3. Dowody na to znalazły się w bazach danych. Konkretnie: w ramach klasy 3 porozumienia madryckiego zgłoszonych jest ponad 30, na które zostały udzielone prawa ochronne. W odniesieniu do polskich baz danych wskazano na 53 znaki towarowe ze słowem COOL, na które Urząd Patentowy wydał dotychczas 41 praw ochronnych.

Pełnomocnik uprawnionego do znaku w ocenie porównawczej wyżej wspomnianych wyników stwierdził różnice wizualne, fonetyczne i znaczeniowe. Zwrócono uwagę też, że słowo „cool” nie może zostać zmonopolizowane. Analogiczne sprawy były już badane przez Polski Urząd Patentowy czy też OHIM. Konsekwencją braku wyłącznego prawa do wskazanego słowa jest to, że występowanie tego terminu nie może być jedynym kontrargumentem w sprzeciwie do udzielania ochrony. Zaznaczono, że nie ma znaczenia też miejsce w jakim pojawia się termin „cool” ( pierwszy czy następny wyraz). Pełnomocnik uprawnionego odniósł się do fonetyki drugich części znaków towarowych: RIVER i WATER wymawianych „riwer” i „łoter”, zaznaczając tym samym wyraźną i nie budzącą wątpliwości różnicę między spornymi oznaczeniami. W kwestii wizualnej zaznaczano na różnicę wskazując, że pierwszy człon znaku towarowego to przymiotnik, który spełnia swoją funkcję i określa drugi wyraz, który jest naturalnie dominujący. Ponadto terminy „river” i „water” są różne, co widać na pierwszy rzut oka, gdyż mają jedynie wspólny sufiks występujący powszechnie w wyrazach. W kontekście znaczeniowym dane wyrazy są również odmienne, ponieważ „river” to rzeka (cool river- chłodna rzeka) i „water”-woda (chłodna woda).

Dodatkowo odniesiono się też do kwestii dostępności i ceny. Produkty uprawnionego są dostępne po stosunkowo niskiej cenie, zaś kosmetyki oponenta są znacznie droższe.

Sprawa ta była o tyle ciekawa, że firma składająca sprzeciw występowała już z analogiczną skargą, która została oddalona. Dotyczyło to znaku słownego COOL WOMAN oraz , wspominanego już powyżej, COOL WATER. W niniejszej sprawie stwierdzono, że sporne znaki nie wprowadzają w błąd przeciętnego konsumenta, ponieważ nie są podobne, co w takim razie nie szkodzi w żadnym stopniu renomie wnioskodawcy. W kontekście marki poruszono także problem, że wnoszący skargę nie wykazał stricte renomy znaku COOL WATER, tzn. ,że nie udowodnił naruszenia przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp.

W tej sprawie wnioskodawca postulował o całościową ocenę znaków, a nie ich poszczególnych elementów. Na co Kolegium UP wskazało, że oznaczenie „cool” nie ma dominującego charakteru, z racji tego, że jest przymiotnikiem pojawiającym się w znacznej ilości znaków towarowych. Organ odniósł się też do ustawy prawo własności przemysłowej- art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, zaznaczając, że ma on zastosowanie wówczas, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie przesłanki: identyczność lub podobieństwo znaków towarowych; renoma znaku z wcześniejszym pierwszeństwem ; szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku z wcześniejszym pierwszeństwem lub uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści. W związku z tym, że przesłanki muszą być spełnione razem, wskazany przepis nie może być zastosowany.

Reasumując , Kolegium w sprawie COOL WATER vs. COOL WOMEN uznało, że badane w całości znaki nie są podobne w stopniu stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Konsekwencją powyższego było stwierdzenie niemożliwości korzystania z marki firmy Davidoff . W sprawie COOL RIVER vs COOL WATER Kolegium UP także zgodziło się z uprawnionym, bowiem zanegowało monopol na termin „cool”, z racji tego, że występuje ono w wielu zastrzeżonych markach. Organ stwierdził, że w całościowej ocenie przeciwstawianych sobie znaków towarowych nie jest możliwa konfuzja.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl


 

Holler Box