Trybunał Sprawiedliwości UE o używaniu znaku towarowego w postaci różniącej się o jego nieodróżniające elementy

Przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej jako TS) z dnia 25 października 2012 r. (wydanego w sprawie C‑553/11) była wykładnia art. 10 obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25, dalej jako Dyrektywa 2008/95). Stanowi on w ust. 1 i ust. 2 lit. a), że:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za „używanie” uważa się również:

a)      używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”.

Konieczność dokonania wykładni w.w. przepisów wyniknęła w związku ze sporem, jaki powstał pomiędzy dwoma obywatelami Niemiec na tle toczącej się między nimi sprawy sądowej o naruszenie prawa do znaku towarowego.

Bernhard Rintisch (Powód) jest właścicielem słownych znaków towarowych: PROTIPLUS i PROTI oraz słowno-graficznego znaku towarowego „Proti Power”. Powyższe znaki krajowe zostały zarejestrowane między innymi dla preparatów na bazie protein. Klaus Eder (Pozwany) jest właścicielem późniejszego słownego znaku towarowego „Protifit”, zarejestrowanego dla suplementów żywnościowych, preparatów witaminowych i dietetycznych środków spożywczych. Bernhard Rintisch, powołując się na prawa wynikające z wcześniejszej rejestracji jego znaków towarowych, wniósł powództwo o zobowiązanie K. Edera do wyrażenia zgody na wykreślenie znaku towarowego „Protifit” oraz o zakazanie używania tego znaku. Swoje żądania oparł na prawach związanych ze znakiem towarowym PROTI, zaś posiłkowo jedynie na prawach związanych ze znakami towarowymi PROTIPLUS i „Proti Power”. Klaus Eder podniósł zarzut nieużywania przez B. Rintischa znaku towarowego PROTI. Powód odparł ten zarzut, twierdząc, że znak ów jest używany poprzez wykorzystanie oznaczeń „PROTIPLUS” i „Proti Power”.

Sąd I instancji oddalił żądania B. Rintischa, uznając, że prawa związane ze znakiem towarowym PROTI nie mogą być przeciwstawiane znakowi „Protifit”. Rozpatrujący apelację sąd II instancji potwierdził oddalenie żądań B. Rintischa. Powyższe orzeczenia zaskarżył kasacją Powód, który wskazał, że zgodnie z normami niemieckiego prawa procesowego na obecnym etapie postępowania należy uznać za ustalone okoliczności, że mimo różnic, jakie oznaczenia „PROTIPLUS” i „Proti Power” wykazują w stosunku do znaku PROTI, nie zmieniają one charakteru odróżniającego tego znaku oraz, że skarżący rzeczywiście używał znaków towarowych PROTIPLUS i „Proti Power” przed opublikowaniem rejestracji znaku towarowego Protifit. Tym samym uznano, że znak towarowy PROTI należy uznać za rzeczywiście używany w rozumieniu § 26 ust. 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych. Stanowi on, że:

„Za używanie zarejestrowanego znaku towarowego uważa się również jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że występujące różnice nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku. Zdanie pierwsze stosuje się także wtedy, gdy znak jest zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany”.

Niemiecki Sąd rozpatrujący kasację, uznał jednak, iż mogą istnieć pewne rozbieżności interpretacyjne w zakresie wykładni § 26 ust. 3 zdanie drugie niemieckiej ustawy o znakach towarowych z art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95.

W związku z powyższym zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1) Czy art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że przepis ten w każdym wypadku sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym należy przyjmować, że używanie znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) ma miejsce również wtedy, gdy używanie tego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) następuje w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pod warunkiem, że różnice nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), także w przypadku, gdy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, również został zarejestrowany (znak towarowy nr 2)? – pytanie to na gruncie zaistniałego sporu sądowego sprowadza się do ustalenia tego, czy używanie przez Powoda zarejestrowanych znaków towarowych PROTIPLUS i „Proti Power” jest również używaniem zarejestrowanego, a nie używanego jako takiego, znaku towarowego PROTI, mimo wystąpienia w znaku PROTIPLUS i „Proti Power” terminów „plus” i „power”, które nie stanowią o sile dystynktywnej tych znaków towarowych?

2) Czy określony powyżej przepis niemieckiej ustawy o znakach towarowych jest zgodny z dyrektywą 2008/95, jeżeli jest on interpretowany zawężająco w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 2), który został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany?

3) Czy zatem warunek używania zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 nie zostaje spełniony:

– jeżeli właściciel znaku towarowego używa oznaczenia w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został zarejestrowany znak towarowy (znak towarowy nr 1) i inny znak towarowy tego właściciela (znak towarowy nr 2), jedynie w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspomnianych znaków (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2;

–  jeżeli właściciel używa oznaczenia pod dwiema postaciami, z których żadna nie odpowiada zarejestrowanemu znakowi towarowemu (znakowi towarowemu nr 1), ale jeden z używanych wariantów oznaczenia (wariant pierwszy) pokrywa się z innym zarejestrowanym znakiem towarowym (znakiem towarowym nr 2) właściciela, a drugi stosowany przez właściciela wariant oznaczenia (wariant drugi) różni się od obu zarejestrowanych znaków towarowych (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2) w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspomnianych znaków i jeżeli ten ostatni wariant oznaczenia (wariant drugi) wykazuje większe podobieństwo do tego innego znaku towarowego właściciela (znaku towarowego nr 2)?

Trybunał udzielając odpowiedzi na w.w. pytania uznał, że z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 w żaden sposób nie wynika, by odmienna postać, w jakiej znak towarowy jest używany, nie mogła być także zarejestrowana jako znak towarowy. Omawiany przepis ustanawia bowiem tylko jeden warunek, zgodnie z którym używana postać może różnić się od postaci, w jakiej dany znak został zarejestrowany, wyłącznie w elementach, które nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku. Z kolei w zakresie art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95, należy zauważyć, że przepis ten dąży do umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług.

Dodatkowo nie ma podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można się już powoływać na jego używanie w celu wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmieniający jego charakteru odróżniającego. Wynika stąd, że zarejestrowanie jako znaku towarowego postaci, w jakiej inny zarejestrowany znak towarowy jest używany, która to postać różni się od postaci, w jakiej został zarejestrowany ten znak, w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego, nie stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95.

W świetle ogółu powyższych rozważań art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem, że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.

W zakresie drugiego z zadanych Trybunałowi pytań należy wskazać, że art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.

W przedmiocie pytania trzeciego Trybunał uznał, iż między art. 10 ust. 1 a art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 nie istnieje niezgodność, w związku z czym ten odstąpił od udzielenia odpowiedzi na to pytanie.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl


Holler Box