Używanie tytułów klas towarowych klasyfikacji nicejskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

W wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie C‑307/10 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TS EU) odpowiedział na następujące pytania prejudycjalne skierowane do niego na kanwie zaistniałego sporu pomiędzy Chartered Institute of Patent Attorneys (dalej jako „Institute”) a Registrar of Trade Marks (organem właściwym do spraw rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn., dalej jako „Organ”):

  1. Czy niezbędne jest, by poszczególne towary lub usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego zostały wskazane w sposób wyraźny i dokładny (jasny i precyzyjny), a jeśli tak, to w jakim stopniu?
  2. Czy można posługiwać się ogólnymi określeniami zaczerpniętymi z nagłówków klasyfikacyjnych nicejskiej dla potrzeb wskazywania poszczególnych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego?
  3. Czy wykładnia tego rodzaju ogólnych określeń zaczerpniętych z nagłówków klasyfikacyjnych wskazanej klasyfikacji nicejskiej powinna być oparta na zaleceniach Komunikatu nr 4/03 prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagłówków klasyfikacyjnych w wykazach towarów i usług dla potrzeb wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, który ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie praktyki OHIM „w zakresie stosowania nagłówków klasyfikacyjnych i skutków tego stosowania w przypadku, w którym zgłoszenie lub rejestracja wspólnotowego znaku towarowego jest przedmiotem ograniczenia lub częściowego zrzeczenia się, lub kiedy wniesiony zostaje sprzeciw lub wniosek o stwierdzenie nieważności rejestracji znaku” (dalej jako Komunikat nr 4/03)?

Wniosek taki został złożony w ramach sporu w przedmiocie udzielenia przez Organ odmowy rejestracji oznaczenia słownego „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego.

W dniu 16 października 2009 r. Institute, działając w oparciu o art. 32 brytyjskiej ustawy z 1994 r. o znakach towarowych dokonał zgłoszenia oznaczenia „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego. Dla wskazania usług objętych ww. zgłoszeniem Institut posłużył się ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”. Decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. Organ odrzucił to zgłoszenie w oparciu o przepisy prawa krajowego odpowiadające art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy zastępującą pierwszą dyrektywę Rady 89/104/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. 1989, L 40, s.1, dalej jako dyrektywa 2008/95), zgodnie z którym nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

  1. znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
  2. znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

Organ zinterpretował bowiem omawiane zgłoszenie zgodnie z Komunikatem nr 4/03 i uznał, że obejmuje ono nie tylko usługi wskazane przez Institut, ale również wszystkie inne usługi należące do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, w tym usługi tłumaczeniowe. W odniesieniu do usług tłumaczeniowych oznaczenie „IP TRANSLATOR” byłoby w jego opinii z jednej strony pozbawione charakteru odróżniającego, z drugiej zaś strony miałoby charakter opisowy.

W dniu 25 lutego 2010 r. Institut wniósł do sądu krajowego odwołanie od tej decyzji podnosząc, że jego zgłoszenie do rejestracji nie wskazywało i nie obejmowało zatem usług tłumaczeniowych należących do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej. Z tego względu zarzuty wobec rejestracji wskazane przez Organ były błędne, zaś jego zgłoszenie do rejestracji niesłusznie odrzucone.

Według sądu krajowego bezspornym jest, iż usługi tłumaczeniowe nie są zazwyczaj uznawane za podkategorię usług „nauczania”, „kształcenia”, „rozrywki”, „działalności sportowej” lub „działalności kulturalnej”. Sąd krajowy zaznaczył jednak, że gdyby stanowisko zajęte przez Organ było słuszne, to wszystkie te pozycje, w tym również usługi tłumaczeniowe, byłyby objęte dokonanym przez Institut zgłoszeniem do rejestracji. W takim przypadku zgłoszenie to obejmowałoby również towary lub usługi, które nie są w nim wymienione, ani w żadnej wynikającej z niego rejestracji. W jego opinii taka wykładnia jest nie do pogodzenia z wymogiem, by towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego były wskazane w sposób jasny i precyzyjny.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 4/03: „zastosowanie ogólnych określeń lub całych nagłówków klasyfikacyjnych przewidzianych w klasyfikacji nicejskiej stanowi prawidłową specyfikację towarów i usług w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego. Stosowanie tych określeń umożliwia prawidłowe zaszeregowanie i zgrupowanie towarów i usług. OHIM nie sprzeciwia się stosowaniu ogólnych określeń i nagłówków klasyfikacyjnych z tego powodu, że są zbyt nieprecyzyjne lub nieokreślone, w przeciwieństwie do praktyki niektórych urzędów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich w stosunku do niektórych nagłówków klasyfikacyjnych oraz niektórych ogólnych określeń”.

Odpowiadając zatem na zadane pytania TS UE orzekł w następujący sposób:

W odniesieniu do wymogu jasności i precyzyjności dla wskazania towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego TS UE stwierdził, że stosowanie niektórych przepisów dyrektywy 2008/95 zależy w dużym stopniu od kwestii, czy towary i usługi objęte zarejestrowanym znakiem towarowym zostały wskazane w sposób wystarczająco jasny
i precyzyjny.

W szczególności kwestia, czy znak towarowy objęty jest zakresem podstaw odmowy rejestracji czy stwierdzenia nieważności rejestracji znaków zarejestrowanych, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2008/95, musi być oceniana in concreto w odniesieniu do towarów i usług, o rejestracje których wniesiono (zob. wyroki: ww. w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 33; wyrok z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Zb.Orz. s. I-1455, pkt 31).

Ponadto Trybunał orzekł już wcześniej, że o ile nie jest konieczne szczegółowe wskazanie usługi lub usług, dla których wnioskowana jest rejestracja, ponieważ do ich wskazania wystarczające jest użycie ogólnych sformułowań, o tyle należy wymagać od wnioskodawcy by określił towary lub typy towarów, których dotyczą te usługi, na przykład za pomocą bardziej szczegółowych wskazówek. Tego typu szczegóły ułatwią bowiem zastosowanie wskazanych w poprzednich punktach artykułów dyrektywy 2008/95, nie ograniczając przy tym w znacznym stopniu ochrony przyznanej znakowi towarowemu. (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, pkt 49-51).

Z jednej zatem strony właściwe organy władzy muszą znać w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny towary i usługi objęte znakiem towarowym, aby móc wykonywać swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji, jak również z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków towarowych (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie Sieckmann, pkt. 50; w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 29), z drugiej zaś strony również uczestnicy obrotu gospodarczego powinni mieć możliwość jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, a także wniosków złożonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentów, zyskując w ten sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich (ww. wyroki:
w sprawie Siecmann, pkt 51; w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 30).

W konsekwencji dyrektywa 2008/95 wymaga by towary lub usługi w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny aby umożliwić właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego, na tej jedynej podstawie, określenie zakresu wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie z drugiego z zadanych pytań, tj. stosowania ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej, należy zaznaczyć, że dyrektywa 2008/95 nie zawiera żadnego odwołania do klasyfikacji nicejskiej i tym samym nie zobowiązuje państw członkowskich, ani też nie zakazuje im jej stosowania dla potrzeb rejestracji krajowych znaków towarowych. W tym względzie należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy
i uczestnikom obrotu gospodarczego ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego jaką jest wskazanie pochodzenia. Do właściwych organów władzy należy zatem ocena każdego indywidualnego przypadku, w zależności od towarów i usług w odniesieniu do których zgłaszający wnioskuje o ochronę przyznaną przez znak towarowy, w celu ustalenia, czy te określenia odpowiadają postawionym im wymogom jasności i precyzyjności. W konsekwencji dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu, do których żąda się ochrony znakiem towarowym, pod warunkiem, że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym krajowym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

Z kolei w przedmiocie zakresu ochrony wynikającej z używania wszystkich ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy TS UE orzekł, iż aby spełnić przywołane wcześniej wymogi jasności i precyzyjności – zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie. Zgłoszenie zatem do rejestracji, które nie pozwala ustalić, czy poprzez stosowanie nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej zgłaszający ma na myśli całość czy jedynie część towarów należących do tej klasy, nie może być uznane za wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zatem w postępowaniu przed sądem krajowym w niniejszej sprawie do sądu krajowego należy ustalenie, czy Institut, w momencie kiedy posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, sprecyzował w swoim zgłoszeniu, że dotyczy ono całości usług należących do tej klasy, a w szczególności, że jego zgłoszenie obejmowało usługi tłumaczeniowe.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl


 

Holler Box